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路浩案例:有效利用美国RCE程序获取美国专利授权
时间:2023-02-16 10:27 作者: 来源: 点击量:

  

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  本文通过具体案例,介绍在收到美国专利商标局(USPTO)的最终驳回通知书(Final Rejection)后,申请人答复的一般策略。

  在收到Final Rejection后,申请人通常通过提交继续审查请求(Request for Continued Examination,RCE)的方式进行答复。

  在提交RCE之后,申请人通常先收到非最终驳回通知书(Non-final Rejection)。然而,审查员如果认为根据之前的证据申请仍不具有可专利性,也可以直接下发Final Rejection,这将导致一次无效的RCE。

  但如果申请人能够在Final Rejection发文之日起两个月内提交答复意见,则美国审查员会下发建议性意见(Advisory Action,AA);且当意见正向时,不会在继续审查期间直接下发Final Rejection,由此增加申请授权的可能性。

  鉴于此,通常建议申请人尽早答复Final Rejection,并在收到AA之后再提交RCE,以使被驳回的申请尽可能获得授权。

  

  案例详情
‎专利号:US1******6B发明名称:一种回收废硬质合金的方法

  该案本身具有良好的授权前景,但为了客户的利益,并尽可能获得大的保护范围,路浩的代理人和申请人一起,与审查员在创造性问题上展开了长久、深入的讨论,并在提交两次RCE后,为申请人争取到有价值的保护范围,并最终获得授权。

  以下详情并不对案件创造性展开讨论,而主要在于说明在程序上快速响应,以利用AA更高效地争取有价值的保护范围。

  具体地,审查员于2018年5月7日下发了Final Rejection。

  在Final Rejection中,审查员引用了对比文件1(US2923672),并且认为权利要求1的技术方案与对比文件1的区别特征仅在于熔盐电介质(x)A-(y)B-(z)NaCl中各组分的浓度;并进一步认为虽然对比文件1未公开各成分的确切浓度,但对比文件1教导了碱金属和碱土金属盐是根据价格和熔点来选择的。因此认为,优化NaCl、CaCb、KCl和LiCl的浓度以优化浴的温度和成本对于本领域普通技术人员来说是显而易见的。

  针对该Final Rejection,申请人对权利要求进行了修改,并于2018年6月6日向USPTO提交了答复意见。

  审查员收到上述修改权利要求书和答复后,于2018年6月13日下发了AA,并认为修改的权利要求加入了之前未考虑的限制特征,因此需要进一步检索和考虑。

  基于该AA,申请人于2018年8月5日提交了RCE。

  此后,申请人首先收到Non-final Rejection,并与审查员进行充分的争辩,但审查员于2019年2月21日再次下发了Final Rejection,并认为虽然对比文件1未公开沉积物的大小,但是对比文件1教导了WCI2的浓度确定了沉积物的大小,并且在本发明时优化WCI2的浓度以优化沉积物的大小对于本领域普通技术人员来说是显而易见的。

  针对该Final Rejection,申请人于2019年4月18日向USPTO提交了答复意见。审查员收到答复意见后,于2019年5月6日下发了AA,并再次给出了正向意见。由此,申请人于2019年5月17日再次提交了RCE。在提交第二次RCE后,通过与审查员的进一步争辩,审查员认可本申请具有可专利性。本案最终获得授权。

  

  小结

  相比于单纯获得权利,越来越多的申请人更注重确权的保护范围。由此,难免在审查阶段与审查员展开艰苦的拉锯战。特别是对于进入继续审查阶段的美国申请,需要付出经济和时间上的大量成本。

  对此,路浩涉外代理师一直力求与中国申请人和美国事务所之间形成默契并实现高效的协作,以便有效利用美国审查程序中的便利,进而以最低的成本,最高的效率,为客户争取最大权益。


  | 文案撰写:周永佳

  | 排版美化:尹   婕

  

  北京路浩知识产权集团有限公司

  

  电话:010-62196988

  

  网址:www.cnkip.com

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