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王庆龙
路浩视点
摘要
专利法第9条规定了专利制度中的重要原则——禁止重复授权原则，但同时也允许同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的例外情形。对该例外情形的前提条件和处理方式具体有如下规定：同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止的条件下，申请人可以通过声明放弃实用新型专利权而获得发明专利权。由此可知，申请人具有“选择权”需要满足两个前提条件，分别为“在先获得的实用新型专利权尚未终止”和“在申请时分别作出说明”。
一禁止重复授权原则和同样的发明创造
专利法第9条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。
两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。
专利法第9条的第1款规定“禁止重复授权原则”，第2款规定了“先申请原则”。实际上“禁止重复授权原则”涵盖了“先申请原则”。专利权的基本含义是赋予专利权人禁止他人未经其许可实施其发明创造的权利。对于同样的发明创造，无论是同一人提出两件以上专利申请，还是不同人分别提出两件以上专利申请，即使在符合授予专利权条件的情况下，也不能授予两项以上专利权，否则在这些专利权之间就会发生冲突，这就是所谓的“禁止重复授权原则”。
根据专利法第9条的第1款记载的“同样的发明创造只能授予一项专利权”获知，只有针对“同样的发明创造”专利制度才会“禁止重复授权”。因此，为了更好的理解和掌握“禁止重复授权原则”，首先应该明确什么是“同样的发明创造”。
根据中国《专利审查指南》的相关规定，禁止对同样的发明创造授予多项专利权，是为了防止权利之间存在冲突。对于发明或实用新型，专利法第9条或专利法实施细则第41条中所述的“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请(或专利) 中存在的保护范围相同的权利要求。具体判断方法为，将一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的任一项权利要求的保护范围进行比对，若二者的权利要求的保护范围相同，则认为这两件专利申请或专利属于“同样的发明创造”。
以下具体列举属于同样的发明创造的若干情形，包括：
（1）两项权利要求相比，其中一项权利要求增加了技术特征，但该技术特征仅仅是另一项权利要求记载的方案所产生的必然结果。
（2）两项产品权利要求相比，区别仅在于采用不同的用途来限定其主题，但该用途并没有对产品本身产生影响。
（3）虽然两项权利要求相比，存在描述方式不同的技术特征，但根据说明书记载的内容，可以确认上述描述方式不同的技术特征实际上必然是相同的。
（4）权利要求包含多个并列的技术方案，其中部分技术方案与另一项权利要求的技术方案相同。
二禁止重复授权的理解
对于“禁止重复授权”业界存在两种观点，本文将其分别称之为“状态论”和“动作论”。具体地，“状态论”认为，“同样的发明创造只能授予一项专利权” 应当理解为对同样的发明创造不能有两项专利权同时存在。按照该观点的理解，在当下同样的发明创造仅允许存在一项专利权，不允许两个专利权同时存在的情况发生。“动作论”则认为，“同样的发明创造只能授予一项专利权”应当理解为同样的发明创造不能被两次授予专利权，即使它们并非同时存在也依然如此。按照该观点的理解，对同样的发明创造不能有两次授予专利权的动作发生，即便是两项专利权不同时存在。
若遵循“状态说”，则会出现在随后又获得发明专利权之前，该专利权人已经放弃了其在先获得的实用新型专利权，或者其实用新型专利权已经届满失效，此时不知道其中情况的公众有理由认为原来受实用新型专利权保护的技术方案已经进入公有领域，任何人都可以自由实施，却不料该专利权人后来又获得了一项发明专利权，其实施行为有可能被指控为侵犯在后获得的发明专利权的行为，这对公众来说有失公平。因此，业界普遍认为遵循“动作说”更有道理。
然而，针对中国专利申请类型包括发明和实用新型，以及各自审查方式的不同而导致的具体国情而言，在中国国内进行专利申请，申请人经常是将同样的发明创造同日既申请实用新型专利又申请发明专利，如此操作的目的不言而喻，在确保实用新型能够获得一项专利权的前提下，争取获得发明专利专利权。面对所述的符合中国国情的专利申请方式，为了解决禁止重复授权的问题，专利法第9条的第1款专门记载了遵循“动作说”的例外情形，即“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。
在该例外情形中，允许同一申请人对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，但是规定必须“同日提出”申请。这样，就确保了该申请人所能获得的专利权保护期限总共也不会超过自申请日起的20年。另一方面，该规定也不会给申请人带来不合理的负担。对同样的发明创造，申请人既然能够提出发明专利申请或者实用新型专利申请中的一份申请，同时提交另一份申请当然没有困难，尤其当申请人申请获得一项产品专利权时，两份申请的内容可以完全相同，复制一份即可。
三例外情形的理解
若发生上述的例外情形应该如何处理呢？由于实用新型仅进行初审，因此若符合授权条件，实用新型专利申请普遍应该授权在先。根据专利法实施细则第41条中规定，发明专利申请经审查没有发现驳回理由，国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的，国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定，并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的，国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请；申请人期满未答复的，视为撤回该发明专利申请。 实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。
具体地，根据专利法第9条和专利法实施细则第41条的规定，在上述例外情形中，通过放弃先前获得的实用新型专利权来获得发明专利权，以此实现“专利权的无缝对接”，这对专利权人和社会公众而言均是公平合理的，专利权人既没有获得专利权保护时间的损失，同时还保证了社会公众的利益不受侵害。当然，专利权人通过选择放弃实用新型专利权的方式获得发明专利权，专利权人的这种“选择权”是要满足一定前提条件的。所述的前提条件包括：
条件1：在先获得的实用新型专利权尚未终止；
条件2：申请人在申请时分别作出说明。
对于同一申请人同日(仅指申请日) 对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止（条件1），并且申请人在申请时分别作出说明的（条件2），可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。其中，规定的“条件1”（先获得的实用新型专利权尚未终止），可以避免出现申请人事先放弃其已经获得的实用新型专利权，或者其获得的实用新型专利权已经届满终止，随后又授予发明专利权的现象。专利法实施细则第41条对“条件2”进行了具体阐述，即同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第9条第1款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。
当然，在同时满足上述两个条件的前提下，申请人也可以不选择放弃实用新型专利权的方式获得发明专利权，还可以通过修改发明专利申请的权利要求，使得实用新型专利和发明申请不属于“同样的发明创造”，即可避免出现专利法第9条第1款的缺陷。当然，前提是申请人需要缩小发明专利权的保护范围。
综上所述，在同时满足“在先获得的实用新型专利权尚未终止”和“申请人在申请时分别作出说明”的两个条件下，为了避免重复授权，申请人可以选择放弃实用新型专利权，以换得具有相同保护范围的发明专利权，但专利权的数量仅为1个。申请人还可以保留实用新型专利权，而作出缩小发明专利保护范围的牺牲获得发明专利权，这样专利权的数量为2个。因此，对同样的发明创造同日既申请实用新型又申请发明专利的，申请人需要保证申请时分别作出了声明，并保证实用新型专利权持续有效，则在发明申请的审查阶段可以根据实际需求作出上述对应的选择。
另外应该注意到的是，在同时满足上述两个条件的前提下专利权人所具有的“选择权”，是在该专利权人同日(仅指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的一个背景下专利法所赋予的权利。若该专利人同日对不属于同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，是不符合专利法第9条所规定的例外情形的，在该背景下，即便专利权人在申请时分别作出过说明，但该说明也不具有任何实际意义，同日申请的实用新型和发明仅能被看作是具有相同申请日的两个独立专利申请而已，当然这两件专利申请还必须受到专利法第9条中有关“同样的发明创造只能授予一项专利权”的限制。
四小结
本文讨论了有关中国专利法第9条的禁止重复授权原则，以及禁止重复授权原则中申请人同日同时申请发明和实用新型的这种例外情形的处理，在满足在先获得的实用新型专利权尚未终止和申请人在申请时分别作出说明，两个前提条件下，给予申请人“选择权”。
| 文案撰写：王庆龙
| 排版美化：尹 婕
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