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浅谈专利法第9条之禁止重复授权原则(二)
时间:2023-02-16 11:01 作者: 来源: 点击量:

   

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  第四代理中心

  王庆龙

  

  路浩视点

  

  摘要

  专利法第9条规定了专利制度中的重要原则——禁止重复授权原则,但同时也允许同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的例外情形。对该例外情形的前提条件和处理方式具体有如下规定:同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,在先获得的实用新型专利权尚未终止的条件下,申请人可以通过声明放弃实用新型专利权而获得发明专利权。由此可知,申请人具有“选择权”需要满足两个前提条件,分别为“在先获得的实用新型专利权尚未终止”和“在申请时分别作出说明”。

  

  一 前文主要内容回顾

  专利法第9条规定了专利制度中的重要原则——禁止重复授权原则,但同时也允许同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的例外情形。

       对该例外情形的前提条件和处理方式具体有如下规定:同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,在先获得的实用新型专利权尚未终止的条件下,申请人可以通过声明放弃实用新型专利权而获得发明专利权。

  

  二 例外情形中“可能发生的其他情形”

  专利法第9条第1款是从申请人同日同时申请发明和实用新型这种例外情形的正面规定了申请人可以在同时满足两个条件的前提下具有“选择权”,但是对于申请人同日同时申请发明和实用新型可能发生的其他情形,并没有作规定。以下本文就针对“可能发生的其他情形”进行梳理和分析讨论,并从审查员和申请人等不同角度尝试给出对应的审查意见和答复策略。

  

  情形1:实用新型专利申请尚未授权,但发明专利申请已被授权。

  

  应当注意的是,现实中同一申请人同日既申请实用新型专利又申请发明专利的,在极特殊情况下也会出现其实用新型专利申请尚未授权,而其发明专利申请已被授权的现象。此时,申请人是否可以放弃其已经获得的发明专利权,转而获得实用新型专利权呢?回答是否定的。首先,专利法第9条第1款没有对“禁止重复授权原则”规定这种例外情形;其次,发明专利权具有更高的法律稳定性,而且申请人需要缴纳数额不低的实质审查费,没有理由使人信服申请人有必要采取这种做法。

  

  因此,倘若出现所述情形1,在发明申请符合专利法及实施细则其他法条规定的条件下,对实用新型申请进行审查的审查员会向申请人下发该实用新型申请涉及专利法第9条涉及重复授权缺陷的审查意见(简称为A9审查意见)。

  

  申请人收到该审查意见后,由于发明已经授权,因此实用新型申请便可以放弃了,不进行意答复等待视撤是申请人普遍选择的处理方式。当然,申请人还可以修改实用新型申请中权利要求的保护范围,使得任一个权利要求的保护范围与已经授权的发明专利权中任一个权利要求的保护范围不同,以克服涉及的重复授权的缺陷。

  

  情形2:不满足“在先获得的实用新型专利权尚未终止(条件1)”。

  

  在情形2中,虽然申请人在申请时分别进行了说明(即满足条件2),但在发明申请符合专利法及实施细则其他法条规定的条件下,发明申请可以被授权时,在先获得的实用新型专利权当下的法律状态是“专利权终止”,由于不同时满足上述的两个条件,因此申请人此时不具有“选择权”。

  

  导致实用新型专利权终止可以包括以下三类:主动放弃终止、期限届满终止和欠费终止。其中,“欠费终止”中,由于存在权利恢复的可能性,因此本文将情形2具体再划分为如下具体情形:

  

  情形2.1:实用新型专利权“主动放弃终止”或者“期限届满终止”,或者“欠费终止”并且过了权利恢复期限;

  

  专利法实施细则第6条规定,当事人因不可抗拒的事由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限,导致其权利丧失的,自障碍消除之日起2个月内,最迟自期限届满之日起2年内,可以向国务院专利行政部门请求恢复权利。除前款规定的情形外,当事人因其他正当理由延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限,导致其权利丧失的,可以自收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利。情形2.1中所述的“过了权利恢复期限”是指超过了专利法实施细则第6条所规定的相关时限。

  

  情形2.1中所列举的导致实用新型专利权终止的原因,均是无法进行权利恢复的,即不存在“当前终止的实用新型专利权后续会被恢复”的可能,那么在情形2.1下,审查员会如何对待审查中的发明申请呢?存在的可能处理方式包括:

  

  处理方式A:审查员将发明申请当成一般的普通申请,若没有发现发明申请的其他实质性缺陷,则进行授权。

  

  根据上述关于“禁止重复授权”中有关“状态论”和“动作论”的讨论可知,该种处理方式不符合“禁止重复授权”立法本意,因此审查员不会如此处理。

  

  处理方式B:向申请人下发A9审查意见。

  

  在情形2.1中导致实用新型专利权终止的原因,均属于实用新型专利权人的本意,因此无论从对实用新型专利权的尊重角度还是从对社会公众的公平角度而言,均不应该授予发明专利权。在发明申请符合专利法及实施细则其他法条规定的条件下,审查员应向申请人下发A9审查意见。

  

  相应的,申请人收到该A9审查意见后,由于申请人无“选择权”,因此为了获得发明授权,唯一的答复策略便是修改发明申请中权利要求的保护范围,使得任一个权利要求的保护范围与已经授权的实用新型专利权中任一个权利要求的保护范围不同,以克服涉及的重复授权缺陷。

  

  在上述的情形2.1中,虽然在之前的发明审查历史中出现过个别的发明申请申请日后10年尚未结案(此时同日申请的实用新型专利权已经“期限届满终止”),而使得发明的申请人失去“选择权”的极端情况,但随着国家专利局审查能力和审查效率的逐年提升,该种极端情况将不会再出现。

  

  情形2.2:实用新型专利权“欠费终止”,但处于权利恢复期限内;

  

  专利法实施细则第98条规定,授予专利权当年以后的年费应当在上一年度期满前缴纳。专利权人未缴纳或者未缴足的,国务院专利行政部门应当通知专利权人自应当缴纳年费期满之日起6个月内补缴,同时缴纳滞纳金;滞纳金的金额按照每超过规定的缴费时间1个月,加收当年全额年费的5%计算;期满未缴纳的,专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。倘若不满足上述规定,逾期没有缴费,则实用新型专利权会因“欠费终止”。对于该种情况,专利法给予专利权人补救措施,即根据专利法实施细则第6条的规定在权利恢复期内进行权利恢复请求,权利恢复成功后,之前视为终止的实用新型专利权可以得以延续。

  

  当然,权利恢复是专利法给予专利权人的救济程序,但是否进行权利恢复,完全是专利权人的个体行为,专利审查部门不会作任何干预。而且,由于实用新型专利权是否得以恢复对当前在审的发明申请的申请人是否具有“选择权”具有决定性的影响。具体地,若实用新型专利权人请求权利恢复后,实用新型专利权继续延续(尚未终止),则发明申请的申请人具有“选择权”;若实用新型专利权人不请求权利恢复,或者请求权利恢复后被审查部门拒绝,则发明申请的申请人不具有“选择权”。

  

  鉴于上述可能存在的多种情形,以下对情形2.2进行具体情形划分如下:

  

  情形2.2.1,发明申请的审查员考虑实用新型专利权权利恢复的可能,该种情形还可以进行情形的细分,例如包括:

  

  情形2.2.1.1,发明申请的审查员等待实用新型专利权权利恢复后,再向申请人下发A9审查意见;

  

  相应的,申请人完成实用新型专利权的权利恢复流程,收到该A9审查意见后,可以选择发明授权,放弃实用新型专利权。当然,申请人还可以通过修改发明申请中权利要求的保护范围,使得任一个权利要求的保护范围与已经授权的实用新型专利权中任一个权利要求的保护范围不同,以克服涉及的重复授权缺陷。上述两种答复策略,可以根据实际需求作出对应的选择。

  

  情形2.2.1.2,发明申请的审查员等待实用新型专利权权利恢复期限届满,此时实用新型专利权尚未恢复,则再向申请人下发A9审查意见;

  

  根据专利法实施细则第6条的规定,若按照该情形处理,审查员最多将等待2年的时间,等待时间过长,审查员一般不会采用。假设审查员采用该处理方式,则申请人收到该A9审查意见后,由于不能进行“选择”,因此为了获得发明授权,唯一的答复策略便是修改发明申请中权利要求的保护范围,使得任一个权利要求的保护范围与已经授权的实用新型专利权中任一个权利要求的保护范围不同,以克服涉及的重复授权缺陷。

  

  情形2.2.2,发明申请的审查员不考虑实用新型专利权权利恢复的可能;

  

  虽然知晓实用新型专利权存在权利恢复的可能,但发明申请的审查员不考虑实用新型专利权是否能够被恢复,发明申请的审查员以当前的状态(实用新型专利权终止)为审查依据进行审查,则在发明申请符合专利法及实施细则其他法条规定的条件下,审查员的处理方式应该是采用上述的处理方式B,即向申请人下发A9审查意见。

  

  相应的,申请人收到该A9审查意见后,若决定进行实用新型专利权恢复的请求,则可以在答复该A9审查意见的意见陈述中向审查员表明,目前正在进行实用新型专利权恢复的请求,并在实用新型专利权确认恢复(此时已经满足条件1)后,“选择”发明授权,放弃实用新型专利权。当然,申请人还可以通过修改发明申请中权利要求的保护范围,使得任一个权利要求的保护范围与已经授权的实用新型专利权中任一个权利要求的保护范围不同,以克服涉及的重复授权缺陷。上述两种答复策略,可以根据实际需求作出对应的选择。但是,应该注意的是,若选择第一个答复策略,需要保证在发明申请的指定答复期内完成实用新型专利权的权利恢复流程。

  

  情形3:不满足“申请人在申请时分别进行了说明(条件2)”。

  

  在情形3中,若申请人同日既申请实用新型专利又申请发明专利,但是没有进行分别的说明,则从法律层面上来说,这两个申请将视为“独立的两个申请”,二者之间没有任何关系。该种情形还可以进行情形的细分,例如包括:

  

  情形3.1,一件申请已经授权,另一件申请处于在审阶段;

  

  在情形3.1中,若一件申请已经授权,另一件申请处于在审阶段,例如“实用新型已经授权,发明申请在审”或者“发明已经授权,实用新型在审”,则审查员的处理方式可以遵照如下规则处理:

  

  在对一件专利申请进行审查的过程中,对于同一申请人同日(指申请日,有优先权的指优先权日)就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权,并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的,应当向申请人下发A9审查意见,并通知申请人进行修改。申请人期满不答复的,其申请被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法第9条第1款规定的,应当驳回其专利申请。

  

  相应的,申请人收到该A9审查意见后,申请人唯一的答复策略就是通过修改在审申请中权利要求的保护范围,使得任一个权利要求的保护范围与已经授权的专利权中任一个权利要求的保护范围不同,以克服涉及的重复授权缺陷。

  

  情形3.2,两件申请均处于在审阶段;

  

  在情形3.3中,若两件申请均处于在审阶段未授权,则审查员的处理方式可以遵照如下规则处理:对于同一申请人同日(指申请日,有优先权的指优先权日) 就同样的发明创造提出两件专利申请,并且这两件申请符合授予专利权的其他条件的,应当就这两件申请分别通知申请人进行选择或者修改。申请人期满不答复的,相应的申请被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法第9条第1款规定的,两件申请均予以驳回。

  

  相应的,申请人收到该A9审查意见后,申请人可以选择保留其中的一件申请,而放弃另一件申请。例如,申请人会普遍选择“保留发明申请,而放弃实用新型申请”来克服涉及的重复授权缺陷。当然,申请人还可以通过修改其中一件申请的方式来解决。例如,修改实用新型申请权利要求的保护范围,使得任一个权利要求的保护范围与发明申请中任一个权利要求的保护范围不同,以克服涉及的重复授权缺陷。  

  
         三 小结

     本文继续讨论了有关中国专利法第9条的禁止重复授权原则例外情形中“可能发生的其他情形”的处理。具体地,对于不满足在先获得的实用新型专利权尚未终止和申请人在申请时分别作出说明中任一条件的,审查员会下发涉及重复授权缺陷的审查意见,此时申请人一般会通过修改在审申请的权利要求的保护范围,以克服该审查意见。

  | 文案撰写:王庆龙

  | 排版美化:尹   婕

  

  

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